——苏州苏博包装有限公司与塞纳医药包装材料(昆山)有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
裁判要旨恶意诉讼本质上是侵权行为，对于某种具体的诉讼行为是否属于恶意提起知识产权诉讼，应从侵害行为、损害后果、主观过错以及侵害行为与损害后果之间是否存在因果关系等侵权责任的构成要件进行分析，其中行为人起诉时是否具有主观恶意是判断知识产权恶意诉讼成立的关键。一般来说，构成侵权行为的可归责的主观意思状态包括故意和过失。就民事诉讼而言，依法提起诉讼是当事人的权利，可以表明权利人认真对待权利的态度。为保障诉权、鼓励当事人保护其知识产权，对因恶意提起知识产权诉讼应当持有较高的认定标准。因此，知识产权恶意诉讼可归责的意思状态应为主观恶意，即行为人明知其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据、以损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益为诉讼目的。具体而言，应从以下三个方面进行考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。本案中，根据现有证据不足以认定塞纳公司提起1475号案件主观上具有恶意。苏博公司上诉提出塞纳公司明知其涉案外观设计专利已在申请日前公开，即涉案专利存在不符合外观设计专利新颖性要件的情形，仍故意申请外观设计专利并提起诉讼，主观上具有恶意，一审法院僵化地以权利外观作为恶意认定的判断标准，属认定事实不清，适用法律错误。对此，本院认为：其一，塞纳公司提起1475号案件诉讼前不久，国知局作出第45929号无效宣告请求审查决定，决定维持涉案外观设计专利有效，即涉案外观设计专利已经国知局实质审查并被确认有效，故塞纳公司有理由认为其提起诉讼时涉案外观设计权利处于稳定的状态。其二，现有证据不能认定《Emballage Digest》《现代包装》等杂志中公开的BSFT衍生系列产品图片及对该系列产品的使用行为全面公开了涉案外观设计的全部技术特征，且国知局作出的第48361号无效宣告请求审查决定中，认定无效的依据是涉案外观设计专利与韩国、美国的两个外观设计专利相比不具有明显区别，而非依据上述文献公开或使用公开导致的新颖性丧失，结合专利权无效判断具有技术性及专业性强等特点，不能认定塞纳公司提起诉讼时明知其外观设计专利不具有新颖性而导致专利权必然无效。因此，一审法院认定塞纳公司提起1475号案件诉讼时不具有主观恶意，并无不当。裁判文书摘要一审法院/案号江苏省苏州市中级人民法院
(2021)苏05民初2247号二审法院/案号江苏省高级人民法院
(2023)苏民终411号案由恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷
二审合议庭
审判长 史乃兴
审 判 员 史 蕾
审 判 员 唐 静
法官助理
孙相宜
书记员
石慧君
当事人上诉人(原审原告):苏州苏博包装有限公司，住所地江苏
省苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路7号3幢。法定代表人：杨灵明，该公司总经理。委托诉讼代理人：杜九龄，江苏公大律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈瑾，江苏公大律师事务所律师。被上诉人(原审被告):塞纳医药包装材料(昆山)有限公司，住所地江苏省昆山开发区南浜路1000号。
法定代表人：RALF MICHAEL TIEMANN,该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：赵云虎，北京大成(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：裴一歌，北京大成(上海)律师事务所律师。一审裁判结果驳回苏州苏博包装有限公司的诉讼请求。
二审裁判结果驳回上诉，维持原判。
二审裁判时间
二〇二三七月二十七日
涉案法条《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十七条，第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条，《中华人民共和国民法典》第七条、第一百三十二条
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裁判文书
江苏省高级人民法院
民事判决书
(2023)苏民终411号
当事人
上诉人(原审原告):苏州苏博包装有限公司，住所地江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路7号3幢。法定代表人：杨灵明，该公司总经理。委托诉讼代理人：杜九龄，江苏公大律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈瑾，江苏公大律师事务所律师。被上诉人(原审被告):塞纳医药包装材料(昆山)有限公司，住所地江苏省昆山开发区南浜路1000号。法定代表人：RALF MICHAEL TIEMANN,该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：赵云虎，北京大成(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：裴一歌，北京大成(上海)律师事务所律师。审理经过
上诉人苏州苏博包装有限公司(以下简称苏博公司)因与被上诉人塞纳医药包装材料(昆山)有限公司(以下简称塞纳公司)恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2021)苏05民初2247号民事判决，向本院提起上诉。本院于2023年3月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人诉称
苏博公司上诉请求：撤销一审判决，改判支持苏博公司一审全部诉讼请求，由塞纳公司承担一、二审诉讼费用。事实与理由：1.塞纳公司起诉苏博公司侵害涉案外观设计专利权案件的行为符合恶意提起知识产权诉讼的四个构成要件，塞纳公司主观上具有恶意，客观上给苏博公司造成了损害后果，且塞纳公司的起诉行为和其造成的损害后果之间具有因果关系。2.塞纳公司明知其涉案外观设计专利已在申请日前公开，即涉案专利存在不符合外观设计专利新颖性要件的情形，仍故意申请外观设计专利并提起诉讼，主观上具有恶意，一审法院僵化地以权利外观作为恶意认定的判断标准，属认定事实不清，适用法律错误。被上诉人辩称
塞纳公司二审辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。事实与理由：塞纳公司在提起外观设计专利权侵权诉讼时具备权利基础和事实基础，不具有损害苏博公司合法权益的不正当诉讼目的，在诉讼中不存在明显不当且有违诚实信用原则的诉讼行为，亦未给苏博公司造成损失。一审原告诉称
苏博公司向一审法院起诉，请求判令塞纳公司：1.赔偿苏博公司本案及前案侵害外观设计专利权纠纷所支出的律师费损失共计17万元；2.在江苏省范围内的省级刊物或公开媒体上向苏博公司发表书面致歉声明持续一周；3.承担本案诉讼费用。一审法院查明事实
塞纳公司于2013年1月17日向国家知识产权局(以下简称国知局)申请名称为“防潮盖”的外观设计专利，于2013年6月19日获授权公告，专利号为201330013294.8。
苏博公司曾于2020年4月9日向国知局对上述涉案专利提出了无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定，并向国知局提交了如下证据：证据1专利号为USD604608S的美国外观设计专利公告文本复印件；证据2专利号为93230993.3的中国实用新型专利公告文本复印件；证据3专利号为USD657671S的美国外观设计专利公告文本复印件；证据4专利号为EP2119637A1的欧洲发明专利公告文本复印件。苏博公司作为请求人认为：涉案专利设计1与证据1至4和公知常识的组合相比不具有明显区别。涉案专利设计2与证据1相比，区别点属于该种类产品的惯常设计或与证据2实质相同，涉案专利设计2与证据1至3和公知常识的组合相比不具有明显区别，不符合专利法第二十三条第二款的规定。经形式审查合格，国知局于2020年4月28日受理了上述无效宣告请求。2020年8月24日，国知局作出无效宣告请求审查决定(第45929号),决定维持201330013294.8号外观设计专利权有效。决定要点为：“涉案专利所属的盖类产品，其整体结构和上表面的形状均属于一般消费者易于观察到的部分，对整体视觉效果具有显著影响。涉案专利与对比设计虽然整体结构近似，但各面的设计均存在区别，尤其是产品上表面的形状分区、凹凸结构等设计均不同，产品上表面所占比例较大，容易引起一般消费者的注意，对整体视觉效果具有显著影响，结合侧面和底面的不同，会使一般消费者产生涉案专利与对比设计明显不同的整体视觉印象，因此，涉案专利与对比设计具有明显区别。”2020年9月21日，案外人贺明慧又向国知局对上述专利提出了无效宣告申请，其理由是涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定，并向国知局提交了如下证据：证据1申请号为KR3020060017470的韩国外观设计专利公告文本复印件及其译文；证据2公开号为USD604608S的美国外观设计专利公告文本复印件及其译文。贺明慧认为涉案专利1与证据1相比不具有明显区别。涉案专利2与证据1相比增加了盖子边缘设计和内凹设计的区别，上述区别已经在证据2公开，亦对整体视觉效果不产生显著影响。国知局于2020年10月13日受理了上述无效宣告请求，组成合议组进行了审理。2020年10月27日，一审法院立案受理了塞纳公司诉苏博公司、苏州辉腾精密模塑有限公司(以下简称辉腾公司)(2020)苏05民初1475号侵害外观设计专利权纠纷一案(以下简称1475号案件)。塞纳公司起诉请求：1.判令苏博公司立即停止侵害其201330013294.8号“防潮盖”外观设计专利权的行为，并在《昆山日报》、《苏州日报》、《扬子晚报》除中缝以外版面连续三天刊登声明、消除影响；2.判令塞纳公司赔偿经济损失及维权支出共计3316145元(其中：经济损失3188328元、公证费1040元、检测服务费2000元、专利评价报告费用2400元、律师费122377元);3.判令辉腾公司对塞纳公司前述侵权责任承担连带责任。塞纳公司主要事实理由为：塞纳公司发现原公司客户从苏博公司购买了与其专利产品在外观、功能、质地、尺寸等方面高度一致的防潮盖产品，遂发函给客户要求停止购买，但苏博公司否认构成侵权。塞纳公司为了维权，委托第三方向苏博公司公证购买了一批涉嫌侵权产品，经检测，该产品与塞纳公司的专利产品在整体视觉效果上无实质性差异，已侵犯了塞纳公司的专利权。由于苏博公司的侵权行为导致塞纳公司销售收入大幅下降、利润减少，销售利润损失达3188328元。辉腾公司原与塞纳公司存在模具委托加工关系，而且塞纳公司原技术经理姜玉石离职后入职了苏博公司并成为股东。而苏博公司与辉腾公司注册地址相同，且主要股东、高管相同，存在多个关联关系。塞纳公司有理由相信苏博公司是利用辉腾公司与塞纳公司的合作关系以及原技术人员而获取了塞纳公司的专利技术及商业秘密，两方构成共同侵权。塞纳公司为证明其主张，在该案中向本院提交了外观设计专利证书、外观设计专利权评价报告、《模具委托加工合同》、《保密协议》、苏博公司业务宣传册、购销合同、送货单、检验报告、公证书、律师费发票等证据。该案审理过程中，国知局于2021年2月22日对贺明慧的前述无效宣告申请作出无效宣告请求审查决定(第48361号),认为涉案专利设计1、2均不符合专利法第二十三条第二款的规定，决定宣告案涉201330013294.8号外观设计专利权全部无效。决定要点为：“涉案专利与对比设计的整体形状和上表面的造型设计基本相同，二者区别均不足以对产品的整体视觉效果产生显著影响，涉案专利与之相比不具有明显区别。”上述专利权无效决定作出后，塞纳公司即于2021年3月9日向一审法院申请撤回1475号案件的起诉，一审法院于2021年3月16日裁定予以准许。一审法院认为
一审法院认为：恶意诉讼本质上是侵权行为，对于某种具体的诉讼行为是否属于恶意提起知识产权诉讼，应从侵害行为、损害后果、主观过错以及侵害行为与损害后果之间是否存在因果关系等侵权责任的构成要件进行分析，其中行为人起诉时是否具有主观恶意是判断知识产权恶意诉讼成立的关键。一般来说，构成侵权行为的可归责的主观意思状态包括故意和过失。就民事诉讼而言，依法提起诉讼是当事人的权利，可以表明权利人认真对待权利的态度。为保障诉权、鼓励当事人保护其知识产权，对因恶意提起知识产权诉讼应当持有较高的认定标准。因此，知识产权恶意诉讼可归责的意思状态应为主观恶意，即行为人明知其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据、以损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益为诉讼目的。具体而言，应从以下三个方面进行考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。具体到本案，第一，塞纳公司提起1475号案件时，其主张保护的201330013294.8号外观设计专利权利状态稳定，且经苏博公司请求宣告无效而由国知局维持有效。塞纳公司在该案诉讼前对被控侵权产品进行了公证购买、委托检测比对并进行了大量取证，从中可以看出塞纳公司提起该案诉讼具备了一定的权利依据和事实基础，其起诉行为不存在明知不具有权利而起诉的权利滥用情形。第二，专利权无效的判断具有相当的专业性和复杂性。涉案专利的外观设计即使系因为塞纳公司在专利申请前即自行公开而丧失新颖性，也不能得出塞纳公司明知该种情形会导致专利无效的结论。在国知局未作出无效决定之前，其专利权仍受法律保护。故在后的国知局宣告无效的情形并不能作为判断塞纳公司提起诉讼是否存在恶意的依据。第三，塞纳公司提起1475号案件诉讼的目的是为了保护其合法享有的专利权，维护自身的合法权益。其在苏博公司申请专利无效的决定作出后才提起前案诉讼，又在涉案专利被宣告无效后立即申请撤回了起诉，其诉讼行为符合诚实信用原则，并无不当。苏博公司也并未提交证据证明塞纳公司提起前案专利侵权诉讼具有获取非法或不正当利益的目的，亦无证据表明塞纳公司在诉讼中存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。因此，塞纳公司提起1475号案件并不具有主观恶意。苏博公司认为塞纳公司属于恶意提起知识产权诉讼的主张不能成立。一审裁判结果
综上，苏博公司主张塞纳公司构成恶意诉讼而要求塞纳公司赔偿损失并赔礼道歉的诉讼请求不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，一审法院判决：驳回苏州苏博包装有限公司的诉讼请求。一审案件受理费3700元，由苏州苏博包装有限公司负担。二审法院认定事实
二审期间，苏博公司提交以下新证据：
1.KR3020060017470专利查询及专利文本，用以证明涉案专利在申请日前已被该文件所公开。2.塞纳公司在一审法院(2021)苏05民初1805号不正当竞争纠纷案件(以下简称1805号案件)中提供的证据1-29塞纳BSFT衍生系列产品汇总表及补充证据四：BSFT-2、4、5、6、fliptop,fliptop-2产品部分图纸，用以证明塞纳公司在1805号案件中披露其BSFT衍生系列产品自文献公开及推向市场后，仍于2013年申请外观设计专利且该专利申请与BSFT型号外观设计完全一致，其申请专利具有恶意。3.1805号案件民事裁定书、听证笔录、庭审笔录，用以证明塞纳公司曾于涉案专利无效后就同一产品向苏州中院提起不正当竞争纠纷诉讼，且塞纳公司在该案中披露其于专利申请日之前已经文献公开和销售使用相同的商品装潢。塞纳公司质证意见：1.对证据1的真实性、合法性予以认可，关联性不予认可。即便涉案专利因不符合专利法的相关规定而被国知局宣告无效，也无法因此得出塞纳公司系恶意申请专利，更无法据此认定塞纳公司系恶意提起外观设计专利侵权诉讼。2.对证据2的真实性、合法性予以认可，关联性不予认可。知名商品装潢保护的权益和外观设计专利不同，即使外观专利被无效，权利人仍然可以寻求知名商品装潢保护。该份证据恰好能够证明涉案专利是塞纳公司自行设计的，而非将他人设计或产品申请专利。据此，塞纳公司并非恶意申请专利。3.对证据3的真实性、合法性予以认可，关联性不予认可。外观设计专利被无效后，权利人仍有权以知名商品装潢起诉，且1805号案件与本案无关，应当围绕1475号案件判断塞纳公司是否具有主观恶意。本院认证意见：对证据1、证据2、证据3的真实性、合法性予以确认，关联性及证明效力将在判决理由中予以阐述。一审判决认定的事实均有相应证据证实，本院予以确认。二审另查明：1.一审法院于2021年8月30日立案受理了塞纳公司诉苏博公司不正当竞争纠纷一案，2022年9月27日塞纳公司向一审法院申请撤诉，一审法院于2022年9月29日作出了准许撤诉的裁定。2.塞纳公司在1805号案件中提交了BSFT衍生系列产品的设计图纸，以及该系列产品曾在法国《EmballageDigest》杂志2003年第480期第45页、《现代包装》杂志2009年第8期第10-12页公开对外宣传等证据。3.国知局无效宣告请求审查决定(第48361号)显示，根据无效宣告请求人提交的证据1(申请号为KR3020060017470的韩国外观设计专利)及证据2(公开号为USD604608S的美国外观设计专利),认定涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定，宣告201330013294.8号外观设计权全部无效。本案二审争议焦点：1.塞纳公司提起1475号案件的行为是否构成恶意诉讼；2.如构成恶意诉讼，塞纳公司应承担何种民事责任。二审法院认为
本院认为：《中华人民共和国民法典》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”根据上述法律规定，滥用民事权利，恶意提起知识产权诉讼侵权赔偿责任的构成要件至少应包括：1.行为人提起诉讼主观上具有恶意；2.行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。本案中，根据现有证据不足以认定塞纳公司提起1475号案件主观上具有恶意。苏博公司上诉提出塞纳公司明知其涉案外观设计专利已在申请日前公开，即涉案专利存在不符合外观设计专利新颖性要件的情形，仍故意申请外观设计专利并提起诉讼，主观上具有恶意，一审法院僵化地以权利外观作为恶意认定的判断标准，属认定事实不清，适用法律错误。对此，本院认为：其一，塞纳公司提起1475号案件诉讼前不久，国知局作出第45929号无效宣告请求审查决定，决定维持涉案外观设计专利有效，即涉案外观设计专利已经国知局实质审查并被确认有效，故塞纳公司有理由认为其提起诉讼时涉案外观设计权利处于稳定的状态。其二，现有证据不能认定《Emballage Digest》《现代包装》等杂志中公开的BSFT衍生系列产品图片及对该系列产品的使用行为全面公开了涉案外观设计的全部技术特征，且国知局作出的第48361号无效宣告请求审查决定中，认定无效的依据是涉案外观设计专利与韩国、美国的两个外观设计专利相比不具有明显区别，而非依据上述文献公开或使用公开导致的新颖性丧失，结合专利权无效判断具有技术性及专业性强等特点，不能认定塞纳公司提起诉讼时明知其外观设计专利不具有新颖性而导致专利权必然无效。因此，一审法院认定塞纳公司提起1475号案件诉讼时不具有主观恶意，并无不当。另外，塞纳公司在国知局对涉案外观设计专利作出无效决定后的半个月内即向一审法院撤回了1475号案件的起诉，并未给苏博公司造成损失。二审裁判结果
综上，苏博公司的上诉理由不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民法典》第七条、第一百三十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费3700元，由苏州苏博包装有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长 史 乃 兴
审 判 员 史 蕾
审 判 员 唐 静
二〇二三年七月二十七日
法 官 助 理 孙 相 宜
书 记 员 石 慧 君
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